Marcă Europeană. Acţiune în decădere pentru neutilizare efectivă.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 2478 din 5 decembrie 2023

Marcă europeană. Acţiune în decădere pentru neutilizare efectivă, formulată pe cale reconvenţională. Împlinirea termenului de 5 ani pe parcursul procesului, ulterior depunerii cererii incidentale. Nelegalitatea admiterii cererii în raport cu interpretarea dată de către C.J.U.E. prevederilor art. 51 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009

În practica dreptului mărcilor, apar deseori litigii care vizează marcă europeană, în special atunci când se ridică problema neutilizării efective pe o perioadă de 5 ani. Speța de față ilustrează perfect dificultățile care pot apărea la împlinirea termenului de neutilizare. Vom vedea că, dincolo de aspectele ce țin de competența instanței naționale, devine esențială aplicarea regulilor și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care urmăresc asigurarea caracterului unitar al mărcii și interpretarea uniformă a legislației europene.

Obiectul dosarului

Litigiul a fost inițiat prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A. Limited, care deținea o marcă a Uniunii Europene denumită „Germinal”. Aceasta a solicitat instanței încetarea imediată a activităților de vânzare și publicitate ale pârâtei B. S.A., al cărei semn/denumire comercială („Germina”) ar fi încălcat drepturile de proprietate industrială asupra mărcii europene.

Pe de altă parte, pârâta B. S.A. a depus o cerere reconvențională, solicitând decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca sa europeană pentru anumite clase de produse și servicii, invocând neutilizarea efectivă a mărcii pe teritoriul României, pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Starea de fapt relevantă

1. Reclamanta (A. Limited) deținea marca Uniunii Europene nr. 013943171, având denumirea „Germinal” și un element figurativ stilizat, înregistrată la 20.10.2015.
2. Pârâta (B. S.A.) își înregistrase marca națională (element figurativ și semnul verbal „Germina – Vigoare din pământ românesc”) în data de 23.10.2018, pentru produse și servicii din clasele 31, 35 și 44, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).
3. Reclamanta a considerat că noua marcă și denumirea comercială B. S.A. aduceau atingere drepturilor sale, motiv pentru care a solicitat în fața instanței anihilarea tuturor efectelor mărcii naționale „Germina” și schimbarea denumirii societății, precum și transferul domeniului de internet care conținea cuvântul „Germina”.
4. Pârâta a ripostat prin formularea unei cereri reconvenționale de decădere a reclamantei din drepturile asupra mărcii europene „Germinal”, invocând lipsa de utilizare reală și efectivă a acesteia pe teritoriul României.

Temeiurile legale invocate

• Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene: art. 18 alin. (1) (utilizarea efectivă a mărcii), art. 58 (decădere din drepturi), art. 124 și art. 128 (competenta instanțelor naționale în materia mărcilor UE).
• Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice: reglementează, în completare, aspecte ce țin de neutilizarea mărcii și valabilitatea acesteia pe teritoriul României.
• Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene: hotărârea CJUE în cauza C–607/19 (Husqvarna AB c. Lidl Digital) a clarificat data la care se evaluează îndeplinirea termenului de 5 ani în ipoteza unei cereri reconvenționale de decădere.

Argumentele fiecărei părți implicate

Reclamanta (A. Limited)

• Susține că a făcut uz de marca „Germinal” în Uniunea Europeană și că, datorită caracterului unitar al mărcii, utilizarea în orice stat membru este suficientă pentru a proba o „folosire efectivă”.
• A invocat neîmplinirea termenului de 5 ani la data introducerii cererii reconvenționale, deci cererea pârâtei ar fi prematură.
• A contestat competența instanței românești de a judeca o cerere reconvențională privitoare la o marcă a Uniunii Europene, susținând că Oficiul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO) ar fi singurul competent.

Pârâta (B. S.A.)

• A arătat că termenul de 5 ani de neutilizare pentru marca reclamantei „Germinal” ar fi împlinit fie la momentul judecății, fie până la momentul adoptării soluției pe fond.
• A susținut că reclamanta nu a prezentat probe relevante privind utilizarea mărcii în România și că niciun document prezentat nu ar demonstra efectiv punerea pe piață a produselor ori serviciilor cu marca „Germinal”.
• A afirmat că nu există niciun impediment legal pentru formularea unei cereri reconvenționale de decădere în fața instanței naționale, întrucât litigiul avea ca obiect și încălcarea drepturilor asupra aceleiași mărci europene.

Istoricul speței la instanțele inferioare

1. La Tribunalul București
   • Reclamanta a obținut admiterea cererii principale, fiind dispusă încetarea oricăror activități comerciale sub semnul „Germina”, anularea mărcii pârâtei, distrugerea produselor și schimbarea denumirii comerciale a B. S.A.
   • Cererea reconvențională de decădere a fost respinsă ca inadmisibilă, reținându-se că termenul de 5 ani nu s-ar fi împlinit la data formulării cererii pârâtei.
2. La Curtea de Apel București
   • Soluția primei instanțe a fost schimbată în tot. Curtea de Apel a admis în parte cererea reconvențională, constatând decăderea reclamantei din drepturile asupra mărcii europene „Germinal” pentru clasa 31 (produse agricole).
   • Cererea principală a reclamantei a fost respinsă. Reclamanta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată, reținându-se că nu a probat utilizarea mărcii pe teritoriul României.

Motivarea instanței actuale

Reclamanta A. Limited a declarat recurs, susținând, printre altele, încălcarea gravă a competenței internaționale și interpretarea eronată a regulilor UE privind decăderea din drepturi pentru neutilizare.

Înalta Curte de Casație și Justiție a subliniat următoarele aspecte esențiale:

1. Competența instanțelor naționale
   • Instanțele române pot soluționa cereri reconvenționale de decădere referitoare la marca Uniunii Europene atunci când litigiul principal are ca obiect drepturile încălcate asupra aceleiași mărci, în conformitate cu art. 128 din Regulamentul (UE) 2017/1001.
   • Nu a existat o cerere anterioară de decădere la EUIPO, astfel încât competența instanței naționale este validă.
2. Data de la care se calculează termenul de 5 ani
   • CJUE a decis, prin cauza C–607/19 (Husqvarna AB c. Lidl Digital), că trebuie luată în considerare data formulării cererii reconvenționale, nu data dezbaterilor pe fond.
   • Dacă la momentul introducerii cererii reconvenționale termenul de 5 ani nu era împlinit, cererea este prematură și inadmisibilă, fără relevanță că pe parcursul procesului acest termen ar deveni complet.
3. Caracterul unitar al mărcii UE
   • Folosirea efectivă a mărcii UE trebuie analizată la nivelul întregii Uniuni Europene, nu doar în România. Curtea de Apel a limitat în mod eronat examinarea probei la teritoriul României.
   • O marcă europeană poate fi validă și pentru întreg teritoriul UE chiar dacă utilizarea a avut loc în unul sau mai multe state membre, nefiind impusă condiția unei acoperiri uniforme în toate țările UE.

Pe fondul acestor considerente, Înalta Curte a constatat că judecătorul apelului a aplicat în mod greșit Regulamentul european, admițând cererea reconvențională în ciuda faptului că la data formulării acestei cereri încă nu se împlinise termenul de 5 ani. Mai mult, Curtea de Apel a evaluat eronat „utilizarea efectivă” a mărcii exclusiv prin prisma teritoriului României.

Soluția finală

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul reclamantei A. Limited, a casat decizia instanței de apel și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Cu ocazia rejudecării, Curtea de Apel București va trebui:

1. Să verifice din nou admisibilitatea cererii reconvenționale, prin raportare strictă la data introducerii acesteia și la termenul de 5 ani.
2. Să reanalizeze probele privind utilizarea mărcii europene, ținând cont de caracterul unitar al mărcii UE și jurisprudența CJUE care exclude limitarea la un singur stat membru.
3. Să decidă cu privire la cererea principală, respectiv dacă B. S.A. a încălcat sau nu drepturile exclusive asupra mărcii „Germinal” și în ce mod trebuie reparat eventualul prejudiciu cauzat reclamantei.

Astfel, cazul rămâne deschis la Curtea de Apel București, care va fi obligată să țină cont de interpretarea unitară a legislației Uniunii Europene și de soluțiile consacrate în practica CJUE cu privire la marcă europeană și regimul ei juridic.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă o marcă europeană și de ce este importantă în practică?

O marcă europeană este un titlu de proprietate industrială înregistrat la nivelul Uniunii Europene, care oferă titularului protecție uniformă în toate statele membre. Ea permite deținătorului să își apere drepturile față de orice utilizare neautorizată pe întregul teritoriu al UE și simplifică procedurile legale printr-o înregistrare unică.

2. Când poate fi formulată o cerere de decădere pentru marcă europeană?

O cerere de decădere a unei mărci europene poate fi formulată dacă marca nu a fost utilizată în mod efectiv timp de 5 ani, fără un motiv întemeiat care să justifice neutilizarea. În cazul unei acțiuni pe cale reconvențională, data relevantă este cea a depunerii cererii reconvenționale, așa cum a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

3. Ce rol joacă data introducerii cererii reconvenționale pentru decăderea din drepturi?

Data cererii reconvenționale este punctul de referință pentru verificarea perioadei de 5 ani de neutilizare a mărcii. Conform jurisprudenței CJUE, dacă la momentul introducerii cererii de decădere nu s-a împlinit perioada de 5 ani, acțiunea este considerată prematură și nefondată.

4. De ce utilizarea unei mărci trebuie verificată pe întreg teritoriul Uniunii Europene?

Datorită caracterului unitar al unei mărci europene, folosirea trebuie analizată la nivelul întregii Uniuni și nu doar într-un singur stat membru. Dacă se constată o utilizare efectivă într-o parte semnificativă a UE, marca poate fi menținută în vigoare și nu poate fi decăzută.

5. Poate o instanță națională să dispună decăderea parțială a unei mărci europene numai pe teritoriul unui stat?

În principiu, marcă europeană are caracter unitar, iar decăderea parțială exclusiv într-un singur stat membru contravine reglementărilor europene. Totuși, în practică pot apărea situații punctuale, însă acestea se analizează sub rigorile stricte impuse de Regulamentul (UE) 2017/1001.

6. Ce se întâmplă dacă titularul mărcii europene o folosește doar după introducerea cererii de decădere?

Conform art. 58 din Regulamentul (UE) 2017/1001, începerea sau reluarea utilizării mărcii chiar înaintea finalizării procesului nu remediază neutilizarea anterioară, dacă titularul a acționat doar după ce a aflat despre posibilitatea introducerii cererii de decădere. Perioada de 5 ani se raportează la data la care a fost introdusă cererea reconvențională.

7. Cine are competența de a judeca o acțiune în decădere pentru marcă europeană?

Instanțele naționale special desemnate în materia mărcilor UE au competență să se pronunțe asupra cererilor reconvenționale de decădere. Oficiul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO) soluționează cererile principale de anulare sau decădere, însă dacă există deja un litigiu în fața instanței privind aceeași marcă, cererea reconvențională poate fi soluționată de instanța națională.

8. Ce probe sunt necesare pentru a demonstra utilizarea efectivă a mărcii europene?

Se pot prezenta facturi, contracte de distribuție, cataloage, mostre de ambalaje, rapoarte de vânzări și alte documente care să ateste comercializarea produselor ori serviciilor sub acea marcă europeană. De asemenea, trebuie dovedită expunerea mărcii pe piață într-un mod real și continuu.

9. Poate fi invocat dreptul procesual național pentru a prelungi termenul de neutilizare?

Nu, deoarece CJUE a statuat că termenul de 5 ani pentru neutilizarea unei mărci europene nu poate fi interpretat sau extins pe baza normelor naționale. Data pertinentă rămâne cea a depunerii cererii reconvenționale, asigurând o abordare unitară la nivelul Uniunii Europene.

10. Ce se întâmplă după pronunțarea unei decizii de decădere privind o marcă europeană?

Decăderea se înscrie în registrul gestionat de Oficiul European de Proprietate Intelectuală, iar drepturile titularului sunt considerate încetate cu efect din data stabilită de instanță. Terții pot utiliza ulterior acel semn în mod legitim, nefiind restricționați de fosta marcă europeană.