Protecția denumirii comerciale și a numelui de domeniu în contextul dreptului de autor

Prezenta analiză are ca obiect Decizia nr. 862/2024, care clarifică limitele protecției juridice acordate denumirilor comerciale și numelor de domeniu în cadrul regimului dreptului de autor. În speță, s-a discutat dacă o denumire comercială concepută de administratorul unei societăți și un nume de domeniu de internet pot fi considerate opere de creație intelectuală, protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Această hotărâre subliniază cerințele stricte pentru încadrarea unei creații în sfera operelor protejate, precum originalitatea, forma concretă de exprimare și posibilitatea aducerii la cunoștința publicului, oferind o interpretare relevantă pentru practicienii dreptului proprietății intelectuale.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 862 din 26 martie 2024

Obiectul dosarului și solicitările formulate

Dosarul a avut ca obiect cererea formulată de reclamanta A. S.R.L. împotriva pârâților B. S.R.L. și Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Reclamanta a solicitat anularea mărcii „Kinetech Distribution” (depozit național nr. M 2016 08058, certificat nr. 148716) pentru clasele de servicii 35 și 39 din Clasificarea Nisa, invocând următoarele temeiuri:

• Reaua-credință la înregistrarea mărcii, conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;
• Deținerea unui drept de autor anterior asupra denumirii „Kinetech” și a numelui de domeniu www.kinetech.ro, în temeiul art. 56 alin. (2) coroborat cu art. 6 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 84/1998;
• Notorietatea brandului „Kinetech”, conform art. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Suplimentar, reclamanta a cerut radierea mărcii din Registrul Național al Mărcilor și obligarea pârâtei B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată.

Starea de fapt relevantă

Litigiul a avut la bază un conflict între două societăți comerciale, A. S.R.L. și B. S.R.L., care utilizau denumiri similare ce includeau elementul „Kinetech”. Denumirea „Kinetech” a fost concepută de administratorul C., inițial asociat al societății B. S.R.L., înființată în 2005, și rezervată la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În 2005, C. a achiziționat și domeniul www.kinetech.ro ca persoană fizică, utilizat inițial în beneficiul B. S.R.L. Ulterior, C. s-a retras din B. S.R.L. și a înființat A. S.R.L., continuând să folosească denumirea „Kinetech” și domeniul www.kinetech.ro.

În 2009, A. S.R.L. a încercat să înregistreze marca „Kinetech Industry” la OSIM, dar cererea a rămas nefinalizată. În 2016, B. S.R.L. a înregistrat marca „Kinetech Distribution” pentru clasele 35 și 39, iar în 2018 a inițiat demersuri pentru o altă marcă ce includea doar „Kinetech”, acoperind clase suplimentare. A. S.R.L. a susținut că B. S.R.L. a acționat cu rea-credință, profitând de notorietatea brandului „Kinetech” construit de reclamantă și de drepturile de autor ale lui C. asupra denumirii.

Temeiurile legale invocate

Reclamanta a fundamentat cererea pe următoarele dispoziții legale:

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special:
  • Art. 1, care definește opera de creație intelectuală;
  • Art. 4, care reglementează prezumția autorului;
  • Art. 7, care enumeră categoriile de opere protejate.
• Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în special:
  • Art. 6 alin. (3) lit. e), care prevede anularea unei mărci ce încalcă un drept anterior, inclusiv un drept de autor;
  • Art. 56 alin. (1) lit. c), care permite anularea unei mărci înregistrate cu rea-credință.
• Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, art. 30 alin. (4), care reglementează dreptul de folosință exclusivă asupra firmei.
• Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, art. 1 pct. 5, care definește noțiunea de domeniu.
• Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 7 lit. b), care impune includerea denumirii în actul constitutiv.
• Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, art. 19, privind mărcile notorii.
• Instrumente internaționale, precum Acordul TRIPS (art. 16), Convenția de la Paris (art. 4, art. 6 bis) și Convenția de la Berna, care protejează drepturile de proprietate intelectuală.

Argumentele părților implicate

Argumentele reclamantei (A. S.R.L.)

Reclamanta a susținut că denumirea „Kinetech” este o operă de creație intelectuală a administratorului C., protejată ca drept de autor din momentul conceperii (art. 1 din Legea nr. 8/1996). Aceasta a invocat:

• Originalitatea denumirii, rezultată din combinarea cuvintelor „kinetic” și „tech” de către C.;
• Prioritatea utilizării, demonstrată prin rezervarea denumirii la ONRC în 2005, achiziționarea domeniului www.kinetech.ro și tentativa de înregistrare a mărcii „Kinetech Industry” în 2009;
• Notorietatea brandului „Kinetech”, bazată pe participarea la târguri (ex. Târgul Internațional București 2012), promovare intensă și poziția de lider pe piața chingilor textile;
• Reaua-credință a pârâtei, manifestată prin cunoașterea utilizării anterioare a denumirii de către reclamantă și prin încercarea de a bloca protecția acesteia, inclusiv prin înregistrarea unei noi mărci în 2018.

Reclamanta a considerat că înregistrarea mărcii de către B. S.R.L. încalcă principiul priorității și generează confuzie pe piață, afectând drepturile sale anterioare.

Argumentele pârâtei (B. S.R.L.)

Pârâta a susținut legitimitatea înregistrării mărcii „Kinetech Distribution”, argumentând:

• Utilizarea anterioară a denumirii, B. S.R.L. fiind înființată în 2005 sub o denumire ce include „Kinetech”, anterior înființării A. S.R.L.;
• Lipsa unui drept de autor asupra denumirii, aceasta neîndeplinind condițiile de originalitate și expresie concretă prevăzute de Legea nr. 8/1996;
• Caracterul legitim al înregistrării, având ca scop protejarea intereselor economice ale societății, fără intenție frauduloasă;
• Lipsa notorietății mărcii reclamantei, probele prezentate (ex. participarea la un târg) fiind insuficiente pentru a dovedi recunoașterea largă a brandului „Kinetech”.

Istoricul speței la instanțele inferioare

• Prima instanță (Tribunalul București, Sentința civilă nr. 1747/2021): Tribunalul a respins cererea reclamantei ca neîntemeiată, considerând că denumirea „Kinetech” nu constituie o operă protejată de dreptul de autor, iar reaua-credință nu a fost probată. Reclamanta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3.061,88 lei.
• Apel (Curtea de Apel București, Decizia nr. 625A/2023): Curtea de Apel a respins apelul reclamantei, confirmând soluția primei instanțe. Instanța a analizat condițiile dreptului de autor și ale relei-credințe, concluzionând că denumirea nu îndeplinește criteriile de originalitate și că B. S.R.L. a acționat legitim. Reclamanta a fost obligată la plata a 4.089 lei cheltuieli de judecată.

Motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție

ÎCCJ a respins recursul reclamantei, analizând criticile formulate prin prisma motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 din Codul de procedură civilă. Motivarea instanței supreme a abordat următoarele aspecte:

a) Caracterul nemotivat al deciziei (art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.)

Reclamanta a susținut că instanța de apel nu a analizat toate temeiurile legale invocate și nu a motivat adecvat soluția. ÎCCJ a respins această critică, constatând că decizia de apel respectă cerințele art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ., cuprinzând motivele de fapt și de drept care au fundamentat soluția, inclusiv raționamentul pentru respingerea argumentelor reclamantei. Instanța a subliniat că obligația de motivare nu implică un răspuns detaliat pentru fiecare argument, ci o expunere care să permită controlul judiciar (cu referire la jurisprudența CEDO, ex. Van de Hurk c. Olanda).

b) Aplicarea greșită a normelor de drept material (art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.)

ÎCCJ a analizat dacă denumirea „Kinetech” și domeniul www.kinetech.ro pot fi considerate opere protejate de dreptul de autor, conform art. 7 din Legea nr. 8/1996. Instanța a reținut că o operă trebuie să îndeplinească trei condiții cumulative:

1. Originalitatea: Denumirea „Kinetech”, deși rezultată din combinarea cuvintelor „kinetic” și „tech”, nu reflectă o creație intelectuală suficient de profundă pentru a fi considerată operă literară, artistică sau științifică. Alegerea unei denumiri distinctive este o cerință legală pentru înregistrarea la ONRC (art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990), dar nu echivalează cu o operă protejată.
2. Forma concretă de exprimare: Denumirea nu îmbracă o formă de expresie care să reflecte personalitatea autorului, fiind un simplu semn comercial.
3. Aducerea la cunoștința publicului: Conform art. 4 din Legea nr. 8/1996, autorul prezumat este persoana sub numele căreia opera este făcută publică. În speță, denumirea „Kinetech” a fost utilizată public sub numele societății B. S.R.L., nu al lui C., astfel încât acesta nu poate reclama un drept de autor.

În privința numelui de domeniu, ÎCCJ a clarificat că înregistrarea unui domeniu (art. 1 pct. 5 din Legea nr. 365/2002) conferă doar un drept de folosință, nu un drept de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care este înregistrat ca marcă la OSIM, ceea ce nu s-a realizat în speță.

c) Reaua-credință la înregistrare

ÎCCJ a confirmat analiza instanței de apel privind lipsa relei-credințe a pârâtei, bazată pe jurisprudența CJUE (ex. cauza C-529/07, Chocoladefabriken Lindt). Reaua-credință presupune:

• Elementul obiectiv: Cunoașterea utilizării anterioare a unui semn similar. Instanța a recunoscut că B. S.R.L. cunoștea utilizarea denumirii de către A. S.R.L.
• Elementul subiectiv: Intenția frauduloasă. ÎCCJ a considerat că B. S.R.L. a acționat legitim pentru a-și proteja denumirea comercială utilizată din 2005, anterior înființării A. S.R.L., fără a urmări un scop nelegitim.

d) Notorietatea mărcii

Reclamanta nu a dovedit că marca „Kinetech” este larg cunoscută în România, conform art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998. Participarea la un târg și alte probe (ex. cota de piață de 1,9%) au fost considerate insuficiente pentru a stabili notorietatea.

e) Alte argumente

ÎCCJ a respins invocarea Legii nr. 11/1991 privind concurența neloială, deoarece nu a fost ridicată în fazele anterioare, fiind inadmisibilă în recurs (art. 488 alin. (2) C. proc. civ.). De asemenea, principiul priorității din Acordul TRIPS și Convenția de la Paris nu a fost aplicabil, reclamanta nefiind titulara unui drept de proprietate intelectuală anterior.

Soluția finală

ÎCCJ a respins recursul declarat de A. S.R.L. ca nefondat, menținând Decizia nr. 625A/2023 a Curții de Apel București. Instanța a confirmat că denumirea comercială „Kinetech” și domeniul www.kinetech.ro nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate opere protejate de dreptul de autor și că înregistrarea mărcii de către B. S.R.L. nu a fost făcută cu rea-credință. Soluția subliniază importanța respectării cerințelor stricte pentru protecția proprietății intelectuale și clarifică distincția între drepturile conferite de înregistrarea unei denumiri comerciale sau a unui domeniu și cele acordate de dreptul de autor.

Întrebări frecvente

Ce reprezintă „drept de autor” în contextul denumirilor comerciale?

„Drept de autor” reprezintă protecția legală acordată operelor de creație intelectuală, însă, în speța analizată, denumirile comerciale și numele de domeniu nu îndeplinesc criteriile stricte de originalitate și formă concretă de exprimare necesare pentru a beneficia de protecția dreptului de autor.

De ce nu este protejată prin drept de autor denumirea „Kinetech”?

În speță, instanța a constatat că denumirea „Kinetech” nu beneficiază de protecție prin drept de autor deoarece simpla alegere a unui nume, necesară înființării societății și rezervării acestuia la Registrul Comerțului, nu ridică semnificația unei opere de creație intelectuală conforme cu cerințele dreptului de autor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de protecția dreptului de autor?

Conform legislației în vigoare, pentru ca o creație să fie protejată prin drept de autor este necesar să fie originală, să îmbrace o formă concretă de exprimare și să fie adusă la cunoștința publicului, criterii esențiale care nu au fost întrunite în cazul denumirilor comerciale analizate.

Cum se diferențiază protecția dreptului de autor de înregistrarea unei mărci?

Protecția prin drept de autor vizează opera de creație intelectuală și se aplică fără formalități speciale, în timp ce înregistrarea unei mărci presupune un act administrativ la OSIM, conferind titularului un drept de proprietate industrială distinct, care nu este echivalent cu dreptul de autor.

Ce temeiuri legale au fost invocate pentru refuzul protecției prin drept de autor?

Instanța s-a bazat pe prevederile din Legea nr. 8/1996 (care reglementează condițiile de protecție a operelor de creație intelectuală), Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 365/2002, argumentând că denumirile comerciale rezervate nu ating nivelul de originalitate și concretizare necesar dreptului de autor.

Care a fost argumentul principal al reclamantei privind dreptul de autor asupra denumirii?

Reclamanta a susținut că administratorul societății a creat denumirea prin combinarea elementelor „kinetic” și „tech”, argumentând astfel că această creație intelectuală ar trebui să beneficieze de protecție prin drept de autor datorită originalității și a utilizării acesteia în consolidarea brandului.

Cum a evaluat instanța existența dreptului de autor în speță?

Instanța a decis că, deși denumirea a fost rezultatul unei creații, aceasta nu a depășit nivelul de simplă identificare comercială, fiind folosită în contextul rezervării obligatorii la Registrul Comerțului, astfel că dreptul de autor nu se aplică în mod extensiv în acest caz.

Ce rol joacă conceptul de „rea-credință” în contextul protecției dreptului de autor?

Conceptul de „rea-credință” este invocat pentru a demonstra intenția frauduloasă în înregistrarea mărcii de către pârâtă, sugerând că folosirea unei denumiri deja existente, chiar dacă este protejată în mod limitat, se face cu scopul de a prejudicia drepturile de autor și interesele legitime ale reclamantei.

De ce este importantă aducerea la cunoștința publicului pentru protecția prin drept de autor?

Aducerea la cunoștința publicului este o condiție esențială pentru ca o operă să beneficieze de protecția dreptului de autor, deoarece aceasta asigură că opera este recunoscută și accesibilă publicului; în speță, denumirea a fost adusă la cunoștință sub numele societății, nu al creatorului, ceea ce a influențat negativ evaluarea protecției.

Ce concluzie se poate trage privind protecția dreptului de autor asupra denumirilor comerciale în speță?

Concluzia majoră este că, în absența elementelor de originalitate și a unei forme concrete de exprimare, denumirile comerciale nu pot beneficia de protecția extinsă a dreptului de autor. Această interpretare reiterează necesitatea respectării criteriilor stricte prevăzute de lege pentru a activa protecția dreptului de autor, în contextul semnelor distinctive.